В настоящее время обсуждается изменение законодательства по вопросам интеллектуальной собственности. Специально для Kazakhstan Law Review комментирует Айжан Мухаммад, руководитель юридической фирмы ProiP.

— Айжан, что именно предлагается изменить?

— Действительно, разработан проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам интеллектуальной собственности». В частности, предлагаются поправки в Гражданский кодекс (Особенная часть), Уголовный, Предпринимательский кодексы, Кодекс о таможенном регулировании, а также в профильные законы: Закон об авторском праве, Об охране селекционных достижений, Патентный закон, Закон о товарных знаках, О правовой охране топологий интегральных микросхем.

Поскольку документ находится еще на стадии обсуждения, выделим основные нововведения, которые могут коснуться следующего:

 — Расширение понятия «использование товарного знака», а также нарушения прав на товарный знак – использованием товарного знака также считается использование в сети Интернет, в том числе в доменном имени (п.2 ст. 1025 ГК РК, п.1 ст.43 Закона о товарных знаках). Несмотря на действующую редакцию данной нормы, где уже отражено использование товарного знака в средствах массовой информации (СМИ) (к СМИ согласно Закону о СМИ, относятся и интернет-ресурсы), законодатель решил все же уточнить данную формулировку.

 — Теперь простое заключение лицензионного договора в отношении товарного знака не будет считаться его использованием (например, в делах, связанных с аннулированием товарного знака по неиспользованию). Использованием будет теперь считаться именно использование товарного знака по лицензионному, дистрибьюторскому или иному договору с согласия и под контролем обладателя права на товарный знак (ч.2 ст. 1028 ГК РК). Данное изменение устраняет существующие неточности прежней формулировки, и, возможно, решитсложившуюся проблему аннулирования регистрации неиспользуемых товарных знаков, в отношении которых правообладатели в качестве доказательств заключали «не работающие» лицензионные договоры (когда товарный знак не использовался по факту лицензиатом). Надеемся, что на практике с данной формулировкой можно будет обязать лицензиата доказать факт использования им приобретенного по лицензии товарного знака.

 — Усилена уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака  — штраф увеличен с 80 МРП до 300 МРП, привлечение к общественным работам с 80 до 240 часов, арест с 20 до 75 суток. Кроме того, добавлена градация уголовного правонарушения на преступления: 1) совершенные неоднократно;  2) группой лиц по предварительному сговору 3) в крупном размере или причинившие крупный ущерб; 4) лицом с использованием служебного положения. Такие деяния наказываются штрафом до 4000 МРП,  либо общественными работами до 1000 часов, либо ограничением/лишением свободы до 4-х лет (ст.222 УК РК). При этом ответственность за незаконное использование предупредительной маркировки для незарегистрированных товарных знаков в виде латинской буквы R, слов «тауар танбасы», «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак», упразднена.

 — В части проверок — в Предпринимательском кодексе ч.1 ст.147 дополнена возможностью предъявления акта о назначении проверки лицу, находящемуся на месте проведения проверки, имеющему договорные отношения с субъектом проверки. Таким образом, любой работник компании вправе принять уведомление о назначении проверки, вне зависимости от должности и должностных обязанностей в компании, поскольку согласно действующей редакции отсутствие субъекта на месте препятствовало инициированию и началу проведения проверок.

 — Важное разделение по специализации деятельности патентных поверенных также будет иметь место. Теперь патентные поверенные будут разделены на патентных поверенных по товарным знакам и отдельно патентных поверенных по патентам. Новые изменения не коснутся ранее аттестованных патентных поверенных.

 — Давно ожидаемые изменения в части ускоренной регистрации товарного знака также планируется ввести. Сроки регистрации менялись с момента независимости Казахстана два раза – с начала создания национальной патентной системы срок экспертизы составлял 9 месяцев (в совокупности со сроком выдачи свидетельства на товарный знак — 12 месяцев), далее, в 2018 году срок экспертизы был сокращен до 7 месяцев с выдачей свидетельства на товарный знак в течение 10 рабочих дней. Сейчас будет введена возможность получить регистрацию товарного знака в течение 3-х месяцев. Что изменится в дополнение — пошлина значительно увеличится, а экспертиза будет проводится на риск и под ответственность заявителя.

Так, согласно Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года, заявки, поданные в иностранные ведомства, имеют приоритет на распространение этой заявки в других странах-участницах Парижского союза в течение 6-ти месяцев с даты подачи такой локальной заявки. Таким образом, при ускоренном проведении экспертизы иностранные заявки, имеющие 6-месячный приоритет, учитываться не будут, соответственно, охранный документ (Свидетельство на товарный знак) будет уязвим в этой части.

 — Срок для подачи возражения в отношении регистрации опубликованной заявки на товарный знак увеличится с одного месяца до двух.

— Насколько эти изменения улучшат ситуацию с защитой интеллектуальной собственности в Казахстане?

Основная суть любых изменений в законодательство – устранение сложностей в правоприменении, существующих пробелов, а также решение проблем или вопросов, вызванных как экономическими, так и технологическими изменениями. Поэтому лично я всегда положительно отношусь к таким инициативам и, поскольку являюсь членом рабочей группы от Палаты патентных поверенных, мы представили как коллективные, так и собственные предложения в части изменений.   

Если говорить в целом, то в Казахстане (в сравнении с соседними государствами), на мой взгляд, патентная система наиболее продвинутая и отвечает требованиям современных вызовов и тенденций: во первых, у нас полностью электронная система подачи заявок и ведения делопроизводства – представляете, какая экономия ресурсов – начиная от бумаги, заканчивая тратами на почтовые расходы! во-вторых, сроки регистрации – минимальные (например, 7 месяцев для товарных знаков, для полезных моделей – 4 месяца, авторские права – 1 рабочий день!), пошлины – низкие в сравнении с другими странами, причем отличие пошлин для иностранцев небольшое, что говорит о привлекательности нашей патентной системы и для иностранных заявителей. Поэтому новые изменения, безусловно, положительно отразятся на правоприменительной практике, поскольку, как мы видим, ухудшений положения заявителя не наблюдается, а для нарушителей ответственность усиливается (что логично).

— А что было бы актуальным сейчас для авторов интеллектуальной собственности с точки зрения улучшения правовой среды?

Не менее актуальным было бы, если говорить о товарных знаках, — урегулирование правового статуса доменного имени  по отношению к товарному знаку. Доступность и легкость регистрации доменного имени зачастую приводит к конфликтам с товарными знаками, которые имеют более поздний приоритет по сравнению с доменом, при этом зарегистрированы в отношении сходных товаров и услуг, что и товары и услуги, размещенные на сайте с одноименным либо сходным доменным именем. Сложность заключается в том, что домен не является средством индивидуализации, т.е. не относится к объектам интеллектуальной собственности и регистрируется практически мгновенно в отличие от товарного знака, который проходит двухэтапную экспертизу в результате которой выдается охранный документ. Существенное отличие в получении регистрации приводит к тому, что владелец товарного знака не может впоследствии зарегистрировать на себя домен с аналогичным названием. Неурегулированность данного вопроса приводит к злоупотреблению и недобросовестной конкуренции со стороны владельцев доменных имен.  

Кроме того, экспертной организации (НИИС) необходимо продумать техническую возможность, в процессе проведения экспертизы по существу, проводить поиск не только по базам данных товарных знаков, но и по реестру зарегистрированных фирменных наименований. В настоящее время информация о наличии сходных/тождественных и уже зарегистрированных фирменных наименований остается за пределами полномочий НИИС и входит в зону ответственности заявителя, о чем он, скорее всего, и не знает. Это приводит к тому, что правообладатель, получив охранный документ, может его лишиться, если компания со сходным либо тождественным наименованием и с датой регистрации ранее регистрации товарного знака предъявит претензию правообладателю о запрете использования его товарного знака. Учитывая опять же, доступность и простоту в регистрации фирменного наименования, охранный документ, полученный в результате экспертизы товарного знака, остается уязвимым.

Если брать опыт зарубежных стран, в Европе, допустим, фирменное наименование регистрируется Торговой палатой по предварительному запросу, согласно которому ТП проверяет возможность регистрации того или иного наименования при условии отсутствия уже зарегистрированных сходных фирменных наименований. Как вариант, возможно, нам нужно перенять имеющийся опыт для решения данной проблемы.   

Это только лишь часть вопросов, которые мы инициировали в рамках рабочей группы, однако ввиду имеющихся, в том числе технических сложностей, некоторые вопросы было решено отложить для включения в последующие проекты законов о внесении изменений.              

Следите за свежими материалами, подписывайтесь здесь: Telegram, Instagram, Facebook, YouTube